Sobre la similitud entre dos marcas

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviembre/192683-01216-171116-2016-2009-0820.HTML

Mediante sentencia N° 1216 del 17 de noviembre de 2016, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró el criterio establecido en la sentencia N° 514 del 03 de abril de 2001 (caso: The Coca-Cola Company), según el cual se señaló que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo, esa Sala ha establecido algunos criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso concreto. Tales parámetros son los siguientes: (i) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca: la confusión debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de ser oída. En este examen debe también apreciarse el impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, constituirían la imagen figurativa y/o fonética característica individualizadora a recordar por el consumidor; (ii) las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente; (iii) la acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí que puedan coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto que evitan toda posible confusión; y (iv) debe considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial. Así las cosas, se señaló que:

“De allí que, para juzgar la confundibilidad entre marcas, cuando alguna de ellas sea de las denominadas “marcas complejas”, debe analizarse la marca en su conjunto y no cada uno de sus elementos por separado, aun cuando algunos de éstos puedan consistir en signos o palabras similares a otras ya registradas que, por su naturaleza, dentro del conjunto, no quedarían protegidas aisladamente, por sí solas, como un derecho exclusivo de uso, pues el registro es sobre el conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno de sus elementos por separado.

Asimismo, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor.

(…)

En este orden de ideas, debe hacerse referencia a lo que la doctrina ha señalado respecto a la marca simple o denominativa y la marca mixta o compuesta, a fin de establecer la diferencia entre ambas, para luego determinar si existe una similitud gráfica y fonética entre los mencionados signos, lo cual -a decir de la Administración- podría generar confusión en el público consumidor.

Así, la “marca denominativa” es aquella integrada por una o varias letras, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos que constituyen un conjunto legible y pronunciable; en tanto que la “marca mixta” está conformada por una combinación de elementos denominativos y figurativos, siendo protegible como un conjunto. (Vid. Fernando Fuentes Pinzón. “Manual de los Derechos Intelectuales”. Caracas, Vadell Hermanos Editores, C.A., 2006, pág.118). 

(…)

Por otra parte, a fin de determinar la similitud gráfica entre los mencionados símbolos, debe efectuarse un análisis de la estructura de las mismas, para lo cual se observa que el signo solicitado para su registro está compuesto por dos palabras divididas por un punto (cuyo centro es de color), y las vocales que componen la segunda palabra “o” y “e” tienen en su centro un determinado color, todo lo cual hace una diferencia significativa con la marca base de la negativa, la cual está conformada por una palabra escrita de forma corrida, sin ningún símbolo especial.

Ahora bien, en lo que respecta a la similitud fonética, este Alto Tribunal ha señalado en jurisprudencia reiterada que para que exista un “parecido fonético” entre dos marcas comerciales que resulte suficiente para impedir el registro de una de ellas, es necesario, que tal similitud surja de la comparación que de conjunto se haga de las marcas, y no del minucioso análisis de cada uno de sus elementos; máxime en casos como el de autos, en el cual una de las marcas en conflicto es de naturaleza compleja (vid. sentencia de esta Sala del 06 de agosto de 1986, ratificada entre otras, en decisión  Nro. 01382 del 1° de agosto de 2007)”.