Sobre la cesión de marcas

Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/febrero/303893-00075-21219-2019-2015-0186.HTML

Mediante sentencia N° 75 del 21 de febrero de 2019, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, determinó que no será aplicable la prohibición contenida en el artículo 33.11 de la Ley de Propiedad Intelectual, esto es, no registrar la marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos, cuando ésta haya sido previamente cedida. Al respecto, se afirmó que:

“La norma transcrita consagra una prohibición de registrar marcas cuando hubiere algún parecido que genere una confusión gráfica o fonética entre la que se pretende registrar a otra previamente registrada ya sea para el mismo rubro o para uno distinto pues pudiese inducir a error al consumidor o consumidora, en cuyo caso el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) como órgano regulador del derecho marcario está en la obligación de negar el registro de la última de las marcas solicitadas frente a la que ya se encuentra registrada.

Ahora bien, en el caso bajo estudio la Administración negó la solicitud de registro presentada por considerar que ambas marcas no podían coexistir pacíficamente en el mismo mercado dada la gran semejanza entre dichos signos, lo que podría inducir al público consumidor a confusión del signo solicitado al ya registrado al guardar un parecido fonético considerable.

Por su parte, la representación judicial de la sociedad mercantil demandante señaló que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) al verificar que la empresa Hoffman-La Roche Products Limited cedió A F. Hoffman-La Roche AG., la marca ROCHE (etiqueta) debió considerar que no resultaba aplicable la causal de irregistrabilidad prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial por cuanto esta se refiere a la prohibición de registrar una marca idéntica o similar a otra previamente solicitada o registrada por un tercero o una tercera, para los mismos o análogos productos o servicios y no cuando ambas marcas pertenezcan a un mismo o misma titular.

En efecto, observa la Sala a los folios 80 y 81 del expediente judicial la Planilla “FM-05 SOLICITUD DE CESIÓN No. 68859” de fecha 28 de octubre de 2013 en la cual se indica que la empresa Hoffman-La Roche Products Limited, cedió a la sociedad mercantil F. Hoffman-La Roche AG. “la marca de producto (…) Signo: ROCHE Clase Int: 16 (Nac 38)”, no obstante la mencionada solicitud presentada ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) no fue tomada en consideración por la Administración  siendo ello un hecho determinante para la emisión de la Resolución impugnada.

Así, al haber ocurrido la cesión de la mencionada marca en fecha 28 de octubre de 2013, es decir, con posterioridad a la interposición del recurso de reconsideración, -19 de septiembre de 2013-, y al estar la Administración en conocimiento pleno de ese hecho sobrevenido debió el Registrador del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), verificar la registrabilidad del signo “ROCHE (etiqueta)”, inscrita bajo el número 2004-001848, Clase 16 Internacional y proceder a su registro.

De esta manera, resulta evidente para la Sala que la Administración al pasar desapercibida la situación descrita incurrió en el vicio de falso supuesto toda vez que el acto impugnado fue dictado en completa inobservancia de las circunstancias fácticas ocurridas en el caso en concreto razón por la cual debe declararse con lugar la demanda de nulidad y, en consecuencia, se anula la Resolución identificada con el alfanumérico DM/Nro. 063-14 del 21 de agosto de 2014. Así se decide.

Como consecuencia de la anterior declaratoria el Registrador o la Registradora de la Propiedad Intelectual deberá verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico sobre la materia. (Ver Sentencia de la Sala número 384 de fecha 6 de abril de 2016). Así se determina.

En virtud de lo expuesto, esta Sala ordena al Registro de la Propiedad Industrial emitir nuevo acto administrativo, a los efectos de decidir la solicitud de autos para lo cual deberá tomar en cuenta las consideraciones realizadas en este fallo”.