Mediante sentencia N° 801
del 17 de julio de 2018,
la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, señaló que deberán ser registrados ante la Superintendencia de
Inversiones Extranjeras los contratos relacionados con marcas extranjeras por
considerarse como una contribución tecnológica. Particularmente, se precisó lo
siguiente:
“Al respecto, debe señalarse que el acto
administrativo consideró que no existía en el contrato en cuestión contribución
tecnológica a los efectos de emitir su registro.
Sobre
este aspecto, conviene mencionar que de la revisión del acuerdo objeto de la
resolución impugnada, cursante a los folios ciento noventa y cuatro (194) al
doscientos dos (202) del expediente principal, se advierte que en el mismo se
menciona que los productos especificados en el Anexo 1 (constituidos por una
amplia gama de embutidos) serán producidos por la hoy demandante. Asimismo, en
el listado de marcas a ser contratadas, detalladas en el Anexo 2 del contrato,
puede verificarse que todas se encuentran relacionadas con la denominación
comercial “LA MONTSERRATINA”.
En
cuanto a este particular, debe señalarse que a los folios doscientos cinco
(205) al doscientos cincuenta y siete (257) del expediente principal, cursan
los documentos contentivos de la cesión efectuada a la empresa The East Asiatic
Company Ltd. A/S de la marca “LA MONTSERRATINA” , la cual fue registrada en
Venezuela por primera vez en fecha 19 de agosto de 1994, por la empresa que
lleva la misma denominación, siendo posteriormente cedida a la sociedad
mercantil PANAVEN 2008, S.A., domiciliada en Panamá, República de Panamá, quien
luego en fecha 20 de mayo de 2011 la cedió a la empresa que hoy es propietaria
de la misma.
(...)
De
la interpretación concatenada de las normas precedentemente referidas puede
concluirse que los contratos como el de autos deben ser registrados ante la
Superintendencia de Inversiones Extranjeras cuando la marca o las marcas a
conceder sean propiedad de extranjeros, es decir, que no sean marcas
venezolanas. En este sentido, el sólo registro de la marca debe considerarse
como contribución tecnológica.
En
razón de lo expuesto, puede observarse que si bien la marca “LA MONTSERRATINA”
tuvo origen venezolano, de autos se desprende que la misma fue posteriormente
cedida a empresas extranjeras; primeramente a la empresa PANAVEN 2008, S.A., de
origen panameño, y luego a la compañía danesa The East Asiatic Company Ltd.
A/S. De manera que para la fecha de celebración del Contrato de Licencia de
Marcas Comerciales, la misma era de propiedad extranjera.
Siendo
ello así, perfectamente las partes contratantes podían celebrar el contrato de
cesión de “Licencia de marcas comerciales” y ser esta a su vez registrada por
el Superintendente de Inversiones Extranjeras tomando en cuenta solamente el
requisito previsto en la norma, relativo a que la marca cedida debe ser
propiedad de extranjeros, lo cual la Administración consideró de forma
equivocada al momento de dictar el acto administrativo impugnado calificando de
manera errónea los hechos y subsumiéndolos de manera errada en la norma
aplicable al caso, al establecer que debe haber una “CONTRIBUCIÓN TECNOLÓGICA
EFECTIVA” ya que ese aspecto de
“efectiva” no está previsto en la norma. Así se establece”.
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