Mediante
sentencia N° 844 del 20 de julio 2017, la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que para apreciar la
semejanza entre marcas debe atenderse a los siguientes parámetros: (i) la
confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis
por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca: la
confusión debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de
ser oída. En este examen debe también apreciarse el impacto que pueda producir
el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio
conjunto, constituirían la imagen figurativa y/o fonética característica
individualizadota a recordar por el consumidor; (ii) las marcas gráficas y
complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados
aisladamente; (iii) la acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya
por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las
diferencias. De allí que puedan coexistir marcas nominativas con algunas
sílabas idénticas, si el resto de las sílabas que integran la palabra y su
acentuación difieren a tal punto que evitan toda posible confusión; y (iv) debe
considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la
marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial. Al
respecto, se afirmó lo siguiente:
“De lo anterior
se desprende que para juzgar la confundibilidad entre marcas, debe analizarse
la marca en su conjunto y no cada uno de sus elementos por separado, aun cuando
algunos de éstos puedan consistir en signos o palabras similares a otras ya
registradas que, por su naturaleza, dentro del conjunto, no quedarían
protegidas aisladamente, por sí solas, como un derecho exclusivo de uso, pues
el registro es sobre el conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno
de sus elementos por separado. Asimismo, la confusión debe resultar de una
simple comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la
fuerza expresiva o de impacto en el consumidor o la consumidora. (Vid. Sentencia de esta Sala número 1216 del
17 de noviembre de 2016).
En el caso de autos, la controversia planteada
radica en determinar si tal como lo apreció el Registrador de la Propiedad
Industrial en la Resolución impugnada, las marcas “Bayovac” -cuya negativa de registro constituye el objeto de la
demanda- y “Rayovac”, presentan
similitud fonética y, por tanto, generarían confusión en los consumidores y las
consumidoras.
Al respecto, se observa que el signo “Bayovac” fue solicitado por la
sociedad mercantil Bayer Aktiengesellshaft para distinguir “preparaciones farmacéuticas y productos
veterinarios” (folio 67 del expediente administrativo), mientras que el
signo “Rayovac” se encuentra
registrado para distinguir “pilas
eléctricas”.
En este orden de ideas, debe indicarse conforme a
la jurisprudencia transcrita que para que entre dos marcas comerciales exista “parecido fonético” suficiente como
para impedir el registro de una de ellas, es necesario que tal similitud
resulte de la comparación que del conjunto se haga de las marcas, y no del
minucioso análisis de cada uno de sus elementos.
Expuesto lo anterior, y al momento de realizarse el
estudio comparativo de las marcas bajo examen, advierte esta Sala que si bien
ambas marcas poseen la misma desinencia “VAC”,
tal parecido es insuficiente a los fines de concluir en su similitud y por
tanto, en su incompatibilidad en el mercado, toda vez que, tal como alega la
parte demandante, el prefijo “BAY”
del signo “BAYOVAC” hace
alusión a su pertenencia a la marca “BAYER”
, mientras que en el caso de la marca “RAYOVAC”,
dicha palabra corresponde a una alusión, en lengua inglesa, a la tecnología de
tubos de vacío “vacuum tubes” y
de rayos de electrones “electron rays”
(Vid.http://www.self.gutenberg.org/articles/Ray-o-vac).
Aunado a lo anterior, se observa en cuanto a la
naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca “BAYOVAC” que el signo solicitado
sería utilizado, tal como se desprende del expediente administrativo, para
distinguir “preparaciones
farmacéuticas y productos veterinarios”; caso diferente a la marca
registrada “RAYOVAC”, la cual
como quedó establecido en líneas anteriores y como reconoce el acto impugnado,
distingue “pilas eléctricas”.
La diferencia apuntada representa un elemento de
vital importancia para desechar la imposibilidad de coexistencia de ambas
marcas en el mercado, y por ello dado que no pertenecen a la misma rama
comercial e industrial, no podría generarse una confusión real en el consumidor
o la consumidora.
Conforme a lo expuesto, observa la Sala luego de
efectuar la comparación entre la marca registrada y la marca solicitada
-contrariamente a lo decidido por la Administración-, que existe disparidad
entre ellas, no siendo por lo tanto susceptibles de confusión, en cuya virtud
la solicitud de la empresa demandante no es subsumible en la prohibición
establecida en el artículo 33.11 de la Ley de Propiedad Industrial (Gaceta
Oficial de la República de Venezuela número 25.227 del 10 de diciembre de 1956), el cual es
del siguiente tenor:
(…)
Así, resulta evidente para esta Sala que la
Administración incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, toda vez que
como ha quedado establecido, entre las marcas “Bayovac” y “Rayovac”
no existe identidad de uso ni de pertenencia a la misma rama comercial e
industrial que pudiese generar una confusión real en el consumidor o la
consumidora, razón por la cual la demanda de nulidad debe declararse con lugar
y, en consecuencia, se anula la Resolución número 519 dictada por el
Registrador de la Propiedad Industrial en fecha 7 de abril de 1998, publicada
en el Boletín de la Propiedad Industrial número 421 del 8 de mayo de 1998. Así
se decide.
La nulidad del acto administrativo impugnado
declarada en esta decisión no comporta en modo alguno para el Registrador o la
Registradora de la Propiedad Industrial, la obligación de registrar la marca “BAYOVAC”; sino el deber de verificar
el cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos en el ordenamiento
jurídico sobre la materia. (Ver
Sentencia de la Sala Núm. 384 de fecha 6 de abril de 2016). Así se
determina.
En virtud de lo expuesto, esta Sala ordena al Registro
de la Propiedad Industrial emitir nuevo acto administrativo, a los efectos de
decidir la solicitud de registro número 90-7754, presentada por la empresa
demandante el 14 de mayo de 1990, para lo cual deberá tomar en cuenta las
consideraciones realizadas en este fallo”.
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